通过Enfish 起诉 Microsoft案美CAFC裁定技术改良的计算机软件专利为有效

——专利检索数据来源于润桐专利检索

本案Enfish v. Microsoft为2014年Alice案判决至今的不利氛围下，计算机软件专利通过有效性考验的极少数案例（仅有两案，另一案为DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 2014），故其判决有助于厘清计算机软件专利于符合哪些条件下仍具可专利性之问题。
 
     美专利法第101 条（35 U.S.C. § 101）说明：「任何人发明或发现新而有用的方法、机器、制品或组合物，或任何新而有用的改进，皆得依本法所规定及条件下获得专利。」

 针对前述，美国联邦最高法院建立了自然法则（laws of nature）、自然现象（natural phenomena）与抽象概念（abstract ideas）为不可专利目的所认定原则，以避免作为创新建构基础之基本科学原理、概念或商业施作方法受到专利垄断而阻碍创新活动。
 
    最高法院于2014年AliceCorporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.（134 S. Ct.2347, 2355, 2014）案判决中，裁定单纯将一般金融概念方法等抽象概念应用至计算机之发明概念，并不具可专利性。该案判决说明一项发明目标是否具可专利性，乃透过Mayo Collaborative Services. V. Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct.1289, 1298, 2012）案之两步骤分析架构来判定：
 
（一）判定系争专利是否涉及任何自然法则、自然现象或抽象概念；
（二）判定前述专利中是否存在足以确保整体专利成果「显著多于」前述不可专利目标之发明概念（an inventive concept sufficient to ensure that the patent inpractice amounts to significantly more than a patent upon the ineligibleconcept itself），并可将所涉自然法则或抽象概念等转化为一可专利目标。
 
     最高法院Alice案判决，虽解决了101条专利适格性认定之议题，然亦留下许多疑问，有待下级法院在诉讼个案中做出补充解释。2016年5月12日，美国联邦巡回上诉法院于Enfish LLC v. Microsoft Corporation一案上诉判决中，裁定可能涉及抽象概念之两项计算机软件专利为有效。

一、本案Enfish v. Microsoft简介
    本案为2012年美国一家专利授权公司Enfish,LLC于加州中区联邦法院控告微软及其下游客户等五家公司侵害其两项美国专利（US6151604以及US6163775），涉案产品为微软所开发NET Framework平台中的ADO.NET数据存储技术。

US 6151604 ： “Method and apparatusfor improved information storage and retrieval system”( 改进讯息储存及恢复系统之方法及设备 )
于 1998 年 03 月 05 日申请，于 2000 年 11 月 21 日获准，发明人为 Scott Wlaschin, Robert M. Gordon, Louise J. Wannier, Clay Gordon 等四人，其中一发明人Louise J. Wannier 为原告 Enfish 之执行长。 604 系争专利为 1995 年 03 月 28 日申请之 08/383,752 号专利申请案之延续案。 604 系争专利之申请专利范围其请求项共 60 项，独立项有 12 项 ( 第 1 、 11 、 12 、 16 、 17 、 24 、 31 、 41 、 42 、 46 、 47 、 54 项 ) 。

 US 6163775 ： “Method and apparatusconfigured according to a logical table having cell and attributes containingaddress segments”( 依据具有位置及包含地址区段属性之逻辑表配置之方法及设备 ) 

于 1998 年 03 月 05 日申请，于 2000 年 12 月 19 日获准，发明人为 Scott Wlaschin, Robert M. Gordon, Louise J. Wannier, Clay Gordon 等四人，其中一发明人 LouiseJ. Wannier 为原告 Enfish 之执行长。 775 系争专利为 1995 年 03 月 28 日申请之 08/383,752 号专利申请案之延续案。 775 系争专利之申请专利范围其请求项共 60 项，独立项有 12 项 ( 第 1 、 11 、 15 、 16 、 17 、 24 、 31 、 41 、 45 、 46 、 47 、 54 项 ) 。

本案两项专利发明皆涉及计算机软件技术，其中描述一种可应用于计算机数据库之逻辑模型（自参照式模型，self-referential model）及整理数据库所存储数据之方法。简而言之，该模型将具有关联性之不同表格数据彼此结合，并配置成为单一表格。原告声称此专利发明可缩短数据配置及搜寻所需花费时间，并提升数据处理效率。
    一审地院同意被告简易判决声请，裁定两项系争专利因涉及抽象概念而不具备101条所述之专利适格性。地院引用Mayo分析架构，首先说明人类自古以来即惯常使用表格化方式来整理或存放数据，系争专利尝试将此类表格纳入权利范围，故涉及了使用表格来组织、记忆及取得数据之抽象概念；其次，系争请求项内容仅叙述由计算机来运行此一重所皆知之常规性（conventional）方法，故缺乏可将前述抽象概念转化为可专利目标之发明概念。

二、上诉法院CAFC判决论理

二审合议庭部分推翻地院判决并发回，认定系争专利并未涉及任何抽象概念。在Mayo第一步骤分析未成立下，合议庭并未继续讨论第二步骤。合议庭重要见解，包括：

1. 最高法院Alice案结果并未明确排除所有软件发明之可专利性，故下级法院不应去建立软件专利皆为无效之判例。许多重要计算机技术发明之本质，为针对软件程序之改良成果，此些成果不能被归纳为实体发明，而属于逻辑架构或处理方法，若以涉及抽象概念为由来一并排除，则将导致否定此一广大技术领域中之所有发明成果。

2. 鉴于最高法院并未就何谓「抽象概念」之问题提出解释，地院在进行Mayo第一步骤分析，在判断系争专利是否涉及任何自然法则、自然现象或抽象概念时，不应单纯检视请求项内容中是否存在此些不可专利目标，理由为此些概念或现象亦属于且发生于实体世界，故有许多主张实体物品发明或方法之专利内容亦存在此些目标。地院应参考专利说明书，尝试了解请求项内容之本质，就整体观之，是否属于前述目标。

3. 最高法院Alice案见解并未认为所有计算机相关技术皆为抽象概念，亦未说明所有透过计算机实施之软件皆涉及抽象概念，并需要进行Mayo第二步骤分析。软件仍可创造出不属于抽象概念之技术改良成果，这并非仅硬设备可为之。本案系争专利，属于改进计算机效能之技术，故为一可专利目标。

4. 系争专利发明之目的若为改进计算机效能，则其于计算机上运行之事实，未必导致其无效。倘若发明本身，仅将众所皆知之常规性活动或知识（如一般商业惯例或数学方程式等）与一般计算机硬件结合来执行，则不具可专利性。故本案实质争议，为系争请求项内容，究竟是主张将自参照式表格应用在计算机数据库上可改善计算机数据处理效能，还是主张一种可归纳为抽象概念之数据处理方法并使用计算机来做为实施工具。对此，合议庭认定系争请求项内容属于前者，并裁定专利有效。

 
三、评析
      CAFC本案判决采取重视及保护软件发明之立场，强调计算机软件专利仍可获得专利。其要点包括（一）最高法院Alice案判决并非意味着所有软件发明皆不具可专利性，或所有软件发明皆属于抽象概念；（二）若软件发明与计算机硬件结合之目的在于获得技术改良成果，则具可专利性；（三）若软件发明仅将一般计算机硬件与常规性活动知识结合，则不具可专利性。CAFC亦特别说明，地方法院在进行Mayo第一步骤分析上，不应单纯去检查请求项内容是否存在任何自然法则或抽象概念等，并造成误判，而应参考专利说明书，来判断整个发明是否确实为主张这些目标。 
 
表一、专利诉讼案件基本信息

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