一、禁止反悔原则在中国的法律规定 

禁止反悔原则的立法初衷是基于民事诉讼中的诚实信用原则，是为了避免专利权人违反诚实信用原则，将其在专利授权或确权阶段为了获得专利授权或专利权维持的利益而放弃的技术方案在专利侵权诉讼中又纳入保护范围，从而避免出现在专利授权、确权程序和专利侵权程序中专利权人两头得力的情况。 

最高人民法院在2009年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕21号（以下简称“司法解释（一）”）第六条最初确定了禁止反悔原则在中国专利侵权诉讼中的运用，其中规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。 

最高人民法院在2016年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》法释〔2016〕1号（以下简称“司法解释（二）”）第十三条中对禁止反悔原则进行了进一步规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。 

 

二、司法解释（一）第六条与司法解释（二）第十三条的关系 

上述两个司法解释确定了中国专利侵权诉讼中禁止反悔原则适用的基本框架，但是，上述两个司法解释本身并没有很好的诠释两者之间的关系，理论界以及实务界对于司法解释（二）第十三条与司法解释（一）第六条的关系的理解一度出现不一致的情况，这导致了司法实践中对于禁止反悔原则适用条件的理解不统一，造成禁止反悔原则理解和适用上的混乱。 

一种观点认为：司法解释（二）第十三条为司法解释（一）第六条提供了一种具体的判断方法。司法解释（二）第十三条中关于“明确否定”是判断禁止反悔原则不被适用的充分条件，判断专利权人对于权利要求书的修改或针对涉案专利保护范围的陈述是否导致技术方案的放弃，仅仅需要判断这种修改或陈述是否被裁判机关明确否定，如果被明确否定，则不能适用禁止反悔原则，如果没有被明确否定（包括未予以评述的情况），则可以适用禁止反悔原则。 

司法解释（二）第十三条出台后，一段时间内，多个司法判决倾向于这种观点。 

例如，(2016)闽民终201号，广东新功电器有限公司诉泉州市和华电器有限公司、晋江市安海镇和平购物中心、广东海利集团有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案中，福建省高级人民法院判决认为：  

“《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。该条强调的是专利申请人、专利权人客观上所作的限制性修改或意见陈述。除非专利权人证明该修改或陈述被明确否定，否则该修改或陈述的动因、与专利授权条件是否有因果关系等，均不影响该规则的适用。本案中，专利权人在无效宣告请求程序中，陈述意见称涉案专利与对比文件的区别在于权利要求的导引臂是活动安装在立柱上，没有设置结合段、对比文件1的出水段固定安装在结合段上，即设置结合段、出水段安装在结合段上是与涉案专利不同的技术方案，换言之，专利权人的陈述已明确将设置结合段这种技术特征作为与其涉案专利区别性技术特征排除在专利权保护范围外。根据禁止反悔原则，专利权人不得在专利侵权诉讼中再将该技术方案纳入专利保护范围”。     

再如，(2016)苏民终161号，蒋小平诉南京九华山汽车销售服务有限公司、重庆力帆汽车销售有限公司、昆山骅盛电子有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、力帆实业（集团）股份有限公司、杭州亚凡汽车有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案中，江苏省高级人民法院判决认为： 

“蒋小平主张对授权和维持专利权有效起决定性作用的技术特征才适用禁止反悔，其意指对于专利申请人、专利权人的限缩性修改或者陈述没有被授权确权行政机关所采纳，即对专利权的授予或者维持专利权有效没有产生实质性作用，故不应适用禁止反悔，不产生技术方案放弃的后果。但是，该主张并不符合司法解释（二）第十三条所规定的‘明确否定’要件的要求。 

‘明确否定’应当是指以明示的方式作出否定性意思表示，而不能是推定具有否定性意思表示。本案中，蒋小平就a、b区别特征所作限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对a、b特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于‘未予评述’，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合‘明确否定’的要求。从文义解释看，司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于‘明确否定’，因而适用该条时不能任意扩张，这就要求专利权人在专利授权或者无效程序中发表限制或者部分放弃专利权利要求保护范围的意见，必须持极其审慎的态度”。 

另一种观点认为：司法解释（二）第十三条中关于“明确否定”的规定，是对司法解释（一）第六条中关于“技术方案的放弃”的例外规定，“明确否定”只是技术方案未被放弃的一种情形的举例，其他情形下（例如未见“明确否定”的情况下）技术方案是否被放弃仍需要综合专利授权和确权的整个过程，判断专利权人对于权利要求书的修改或针对涉案专利保护范围的陈述是否被接受并导致专利被授权或专利权被维持。 

最高人民法院(2017)最高法民申1826号再审案中，再审申请人曹桂兰、胡美玲、蒋莉、蒋浩天就江苏省高级人民法院二审判决(2016)苏民终161号判决书向最高人民法院申请再审称： 

（一）蒋小平在涉案专利授权确权阶段作出的意见陈述，“相对于现有技术CN1841843A存在区别特征a（天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连，或者直接与同轴电缆匹配相连）和区别特征b（所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部）”不属于技术方案的放弃，不应当适用“禁止反悔”原则。 

（二）二审判决仅依据无效决定形式上没有明确否定蒋小平关于特征a、b的陈述，进而认定在确权程序存在“关于特征a、b技术方案的放弃”，适用“禁止反悔”原则过于机械和僵化，对《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条“明确否定”的认定标准存在法律适用的错误。 

最高人民法院在(2017)最高法民申1826号民事裁定书中认定该案中蒋小平对于技术特征a、b的陈述不导致“禁止反悔”原则适用。 

最高人民法院裁定认为，“明确否定”仅作为“禁止反悔”原则适用的例外情形，其在裁定书中评述到：“‘权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。’该条以是否存在‘明确否定’作为‘禁止反悔’原则适用的例外情形，当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔”。 

言外之意，最高人民法院认为判断专利权的修改或陈述是否构成禁止反悔原则，最核心的还在于“着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持”，而修改或陈述是否被“明确否定”只是不被接受的一种情形，也即最高人民法院支持如上所述的第二种观点。 

另外，最高人民法院通过该案明确了判断是否存在“明确否定”的阶段是专利授权以及确权的全部阶段，是连续的判断过程。权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断。“二审判决忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被‘明确否定’的事实，割裂了审查程序中对技术特征认定的连续性，仅审查了确权程序的相关认定，认为对权利人的限缩性意见陈述并未明确评价，相当于‘未予评述’，不符合司法解释规定的明确否定的要求，进而得出了适用‘禁止反悔’原则的错误结论”。 

最高人民法院通过该案厘清了司法解释(二)第十三条与司法解释（一）第六条的关系。 

 

三、禁止反悔原则适用范围的考量 

实践中对于禁止反悔原则适用的范围曾一度存在误解，有观点认为只要是权利人在授权或确权程序中争辩的区别技术特征，在满足禁止反悔原则适用条件的情况下，该区别技术特征所包含的所有技术要素均是禁止反悔原则适用的范围。关于这一错误主张，最高人民法院在如下判例中进行了比较充分的说明。 

最高人民法院在(2017)最高法民申1312号再审裁定中裁判认为： 

“二审法院认为，长江公司在涉案专利的申请授权过程中，为了强调涉案专利与现有技术存在差异，具有创造性，从而获得授权，明确限定了升降驱动油缸安装在支撑架的‘顶端’，因此，根据禁止反悔原则，长江公司不能在侵权案件中又主张将升降驱动油缸安装在支撑架‘顶端’以外的技术方案纳入专利权保护范围，本案被诉侵权产品的部件升降驱动油缸安装在支撑架的‘侧面’，故与涉案专利的相应技术特征既不相同也不等同。 

本院认为，根据长江公司在《意见陈述书》中的表述‘对比文件1并未给出升降驱动油缸可以安装在支撑架即审查员所认为的支撑立柱的顶部的技术启示，反倒是教导应将升降驱动油缸安装在淬火架即对比文件1的淬火升降架上’，可知长江公司强调的是涉案专利的‘支撑架’不同于对比文件1的‘淬火升降架’； 

并且，涉案专利的升降驱动油缸安装在支撑架的顶端，对比文件1披露的对应结构也是安装在顶端，因此，长江公司在授权程序中并未对‘顶端’这一特征进行强调和限制，更不是因为对‘顶端’进行强调和限制后才获得授权。二审法院对此适用禁止反悔原则不当，本院予以纠正”。 

由最高人民法院的上述裁定可以看出，针对区别技术特征“升降驱动油缸安装在支撑架的顶端”，实际上存在多个技术要素，例如“支撑架”以及“顶端”等。要考察权利人在授权或确权阶段主张的与现有技术真正有区别也即有贡献的部分是哪一个技术要素，而不应该笼统的认为该技术特征包含的所有技术要素均可以适用禁止反悔。 

因此，禁止反悔原则禁止的是以某一具体技术特征中真正对于专利授权或专利权维持有贡献的技术要素作为载体的该技术特征的等同适用，而不是凡是作为区别对待的技术特征的全部要素均适用禁止反悔原则。 

 

四、禁止反悔原则适用的具体模型 

为了给禁止反悔原则的适用实践提供一些参考或思考，笔者大胆提出如下的禁止反悔原则具体适用模型： 

模型1：如涉案专利原始记载的技术方案包括A、B、C三个技术特征，权利人在修改时加入了技术特征D，并论述了加入特征D相对于不加入特征D的技术方案的好处，并据此授权，则这种修改以及陈述导致放弃的技术方案仅仅是A、B、C组成的技术方案，当被控侵权物采用了A、B、C以及D1组成的技术方案时，D1与D仍有适用等同原则的可能性。 

模型2：如涉案专利原始记载的技术方案包括A、B、C、D四个技术特征，而现有技术的技术方案包括A、B、C、D1四个技术特征，权利人为了获得授权，论述了基于D1与D的区别而导致涉案专利与现有技术的区别，并据此授权，则这种修改以及陈述导致放弃的技术方案仅仅是A、B、C、D1组成的技术方案，当被控侵权物采用了A、B、C1以及D组成的技术方案时，C1与C仍有适用等同原则的可能性。 

模型3：如涉案专利原始记载的技术方案包括A、B、C、D四个技术特征，而现有技术的技术方案包括A、B、C、D1四个技术特征，权利人为了获得授权，论述了基于D1与D的区别而导致涉案专利与现有技术的区别，并据此授权，则这种修改以及陈述导致放弃的技术方案仅仅是A、B、C、D1组成的技术方案，当被控侵权物采用了A、B、C以及D2（D2与D1的技术要素完全不同）组成的技术方案时，D2与D仍有适用等同原则的可能性。 

模型4：如涉案专利原始记载的技术方案包括A、B、C、D四个技术特征，其中D特征包括了D11和D12两个技术要素；而现有技术的技术方案包括A、B、C、D1四个技术特征，D1中包括了D13和D14两个技术要素，权利人为了获得授权，论述了基于D12和D14的不同从而导致D与D1的区别，并据此授权，则如果被控侵权产品采用的技术方案是A、B、C、D2, D2中包括了D13和D15两个技术要素（也即D2与D1存在部分技术要素的相同），则D2与D依然存在适用等同原则的可能性。 

 

五、结语 

禁止反悔原则在司法实践运用中，需要严格考察专利权人对于权利要求书的修改或意见陈述是否真正做出了放弃某些技术方案的意思表示，而该种意思表示是否真正做出，需要综合考察专利授权以及确权的整个过程，判断专利权人的修改或陈述是否是为了获得专利授权或专利权维持，以及审查机关是否实体上是基于该种修改或陈述而使得涉案专利获得授权或获得维持，而审查机关的“明确否定”仅是作为权利人的陈述未被接受的一个例外情况。除此之外，还要考察被控侵权物的涉案技术特征是否正是专利权人曾经在专利行政程序中所极力区别或强调的技术特征。另外，禁止反悔原则禁止的是具体的被控侵权技术特征与涉案专利的某一技术特征的等同适用，而不是禁止所有被控侵权物的相应技术特征与涉案专利的这一技术特征的等同适用。同时，针对包括多个技术要素的某一技术特征，要考察真正对于授权或确权有贡献的技术要素。 

 

本文引证的裁决书如下： 

(2016)闽民终201号； 

(2016)苏民终161号； 

(2017)最高法民申1826号； 

(2017)最高法民申1312号。