知产生态群微活动美国专场
分享嘉宾：宋嘉瑜、孙亚雷、王铁卫主持人：宋嘉瑜
参与者：【知产生态群】微信群
时间：2015年9月12日 星期六9：00-12:00

美国专场

宋：我们下面就直接进入另外一部分就是诉讼和商标相关的话题。那第一个我们想聊一聊的是很多中国企业他们都想进入美国市场，那么在进入美国市场之前，怎么对知识产权的风险做一个评估？FTO是什么？如何决定要不要做FTO？就这些问题跟王律师进行一些互动。

王：大家好，我叫王铁卫，一般都叫我Tim，谢谢Mandy邀请我参加这个活动。我主要做诉讼比较多，在法学院的时候就已经就进入一个律师事务所专门做诉讼，所以我接下来讲一下美国的诉讼方面的事情。其实刚才Mandy提到的问题是比较大了，这个评估是比较灵活的一个东西，可以做的很大，也可以做的比较小。其实知识产权评估是一个知己知皮的过程，首先最重要的一点，我觉得是你要知道自己手里面有什么能在美国使用的知识产权方面的资产。比如说，你的产品进入美国有没有专利覆盖？有多少？大概什么样的情况？除了专利之外还有没有别的方面的需求，可能也就需要考虑的因素，比如说商标。在进入美国市场之前你的商标是不是已经注册登记。然后我们再看市场上有什么东西，他们的竞争对手是谁？他们有没有跟你竞争的产品？然后在这个基础上我们再来看他们的资产有什么东西。这个知识产权评估可以做的比较复杂，但是我觉得也可以做的比较有针对性，这个方面我想强调的一点就是我们在做美国知识产权分析的时候，当然要有一个IP professional他来作为一个主导做一个统筹来安排该做什么方面的研究，还有整个风险的评估。但是我觉得更重要一点，特别是作为一个IP professional应该跟很多人进行合作，特别是产品方面的技术人员，甚至说一个市场营销人员。他们有的时候对这个行业很了解，对这个市场了解，他们能够提供很好的一些信息。能帮助你真的找到比较核心重要的问题来进行这方面研究。其实中国企业一般来说对那个费用也比较敏感，我觉得这是这一个比较有效的方法，就是你一旦找到能够帮你的人，他们更了解市场，能够跟你一起去做事情。做知识产权评估风险的一个重要的东西就是刚才Mandy提到的一个FTO，中文好像叫自由实施的一个专利检索和分析。这个东西我最近做过一个，就是说对于任何一个新产品进入美国市场的话，一般这个美国公司都会做这方面的研究，就是说看这个新的产品评估它的知识产权风险，主要是诉讼的风险。就是说你的产品卖到市场上后有没有侵权的风险，然后这个风险该如何的规避，这样的一个分析研究。就把我最近做的那个案子作举例，就是说我在做评估之前，会跟那个客户的技术人员，特别是市场人员做一些更进一步的交流。他们有时候会提供很重要的信息给我，哪些可能是他的主要竞争者，他们最担心的是谁。这样的话，我在做这个研究的时候，第一步就是做搜索工作，我在了解他们的技术主要特征的同时我也了解他们的主要竞争对手是谁。这样在我做搜索的时候会有些针对性，相对那个主要的竞争对手做一些特别的研究，我甚至去了他们这个竞争对手的网站上去看，看他们类似产品是有哪些。但是FTO有个问题就是刚刚Mandy也提到过，你到底要在什么情况下，到底要如何决定要不要做FTO。做FTO并不便宜，一般来说比专利申请还要贵一些，因为它不仅牵涉的一个专利检索的问题，还有一个分析的问题。对于你检索到的重要的相关的专利，一般要做一个是否侵权的分析。至于到底要不要做FTO，我觉得主要有几个方面的考虑。第一，你这个产品到底有多重要，你花了多少投资的这个产品上。如果这个产品是一个很大型的设备，你在研发上已经投入了很多的钱。那我觉得你是值得做FTO研究，因为你的主要技术特征已经有了。这个时候其实是一个很好的时间让你来评估，你推出的这个产品的这个主要技术特征会有多大的风险。如果我们找出来确实有很大的风险，这个时候我们如果能够做一些规避的措施。这个长期来讲，其实是帮你省了很多的钱，美国的专利诉讼大家都知道非常非常的昂贵，特别是竞争者之间的诉讼非常非常贵。动辄几十上百万甚至几百万都有可能。所以我觉得如果产品很重要，而且投资了很多钱的话。我觉得这个东西是非常值得做的一个事情。然后还有一个考虑的因素就是相关的产品过去有没有类似的诉讼。其实就是看你的小伙伴们是谁，在这个市场有很多相互竞争的对手，他们是不是有诉讼？打个比方，如果是手机里的东西，如果你是一个比如说中国一个新的手机公司想进入美国，我敢肯定有很多很多的眼睛在盯着你。这个行业诉讼在今年开始慢下来了，但是前几年的话，我们叫手机的专利大战，就是很多的手机企业在互相斗。所以是这个行业你就要作研究，就是这方面有没有很多诉讼或过去在类似产品上的诉讼，如果有的话就更需要做一个FTO的研究。然后还有一个事情是我觉得可以考虑的一个因素，你这个产品里面，有没有别人提供的一些零部件。比如说你产品中主要技术的那个部件，如果是另外一个公司提供，他们有没有条款担责任，如果他们产品出问题，比如你的产品就是把别的东西组合在一起推到美国市场。如果有别人愿意担责的话，这个时候你可能要考虑把责任推给别人。我个人觉得对一个新的产品，一个成熟的企业，他都应该来做。但如果你在费用上去考虑，或者别的时间方面的考虑，在你决定要不要做的时候，你可以有这些因素的考量。

宋: 好，谢谢王律师。关于FTO，我想简单的说的是，FTO是有很多好处，但是如果要做，就要做的早，而且要知道如果你做FTO的话，那么通常来讲，你要能够接受他的结果。什么意思呢？就是说，如果FTO做了之后，发现你确实有风险，那么要不就是你选择说我不上美国去卖了，或者你要愿意去做规避设计绕开这个有风险的专利。你不能说我做了FTO，然后发现是有风险，但是我选择什么也不作为，我还是继续去卖那个有侵权风险的产品。那么如果是这样的话，在以后当你真正当被告的时候，会有可能被判是故意侵权。好，那我们再聊一聊下一个话题。对很多中国企业说，不知道为什么我就收到了一封来自于一个国外企业的信，然后他就告诉我说，我是某某某专利的专利权人，然后认为你的某些产品侵权了我的专利，请你现在就停止侵权我的专利，并且向我支付应有的这个授权费。那么收到这样的信，应该怎么来处理呢？首先我想解释一下，为什么这些企业会给你发这么一封信？对他有什么好处？他来告诉你说你可能有侵权的行为。第一是确实想停止你的侵权，发一封信告诉你不要再做侵权的产品，这样他就可以减少一些竞争的对手。那第二个也是因为他发了这封信之后，就告诉了你他的专利权的存在。那么以后当他提起诉讼的时候，他就有可能去拿到所谓的past damage，就可以拿到诉讼日前的一些赔偿。那么当你收到这封信的时候，如果你能不能就不理这个信，就当没发生过呢？我们听听王律师怎么说吧。

王: 其实我想先说的第一句话就是，当你收到这封信的时候，先别慌。收到信以后要先去找一个懂行的律师，诉讼律师来帮你做一下研究分析。最重要的一点就是要搞清楚他是要干什么。当然第一点可能就是他确实想要你停止侵权。另外一个就是搞past damage，第二点就是有些情况下，他其实给你一个notice，对于某些侵权指控有好处，比如说如果是间接侵权，我们很难证明，特别是一些方法专利侵权，你需要证明被告知道你的专利，而且他还侵权，对方获悉你专利的时候你才能开始计算damage(赔偿)。如果是直接侵权就无所谓，但是如果是间接侵权的话，证明对方明知故犯很关键，如果对方没有任何明知故犯行为的话，你的past damage基本没有，基本上只能从诉讼那天算起，所以这是他们给你们一个notice的部分原因。我们再回到我刚才说的收到对方律师函的事情，第一，先看他们是不是你的竞争者，竞争者的话，一般真的可能想要把你排除出这个市场，这个是他们主要的原因。另外还有一类就是过来讨债的，这种情况的策略也不一样。我举个例子，最近有个大陆企业，他们收到一封信，然后特别紧张，就到处找人问，最后问到我这里来了，然后我一看那个信，我说那个律师事务所我认识，我们以前过过招也有过合作，那个所其实就是专门帮别人做交易，或者帮别人做许可的，他们说要来告你，其实不会来告你的，因为我太了解这些所了，我都打过交道，所以他们这个目的很清楚，他们就是想要钱的。第二，可能就是看信里的专利分析是否有缺陷。这个时候就要找专业人士做侵权分析，对方的专利分析到底准不准确。虽然大家觉得美国专利诉讼是一个很高大上的事情，但其实我告诉你很多人的专利侵权判断其实并不准确，很多时候他们都没搞清楚这个专利的技术到底是什么。或者他的专利本身有很多问题，没有人能够保证一个专利是完全没有问题的，大大小小的问题我们都可以找到，你就要多做research,研究研究再研究,这样才能提出最合理的解决方案。最后我想提到一点就是，最近的美国不是专利法改革吗？美国的很多州的其实已经通过了一些相关的州法案，很多人还不知道。这些新的州法对这种信都有很多很严格的要求，就不像以前你可以随便写一封信，说我有这个专利，我要来告你，你赶快给我钱，别的什么都不用写。但是现在有很多的要求，这东西其实如果真的要诉讼的话，我们也可以利用某些州的这些新法律采取有效的应对措施。

宋: 谢谢王律师，所以总结起来讲，如果你收到类似的信，首先不要慌，找一位有经验的律师来帮助你。一般的程序是看能不能先做一个非侵权的意见书，或者说专利无效的意见书，那么拿到这样的一份意见书之后，心里会比较有底些。那么另外就是看对方的目的，如果说他的目的是想许可他的专利，那么可以跟对方的律师接触一下，谈谈潜在的许可的可能。那么另外还有。你可以选择如果觉得很有可能会无效掉对方的专利，那么也可以先发制人，你可以在专利局去打这个专利的无效诉讼，比如说IPR这种方式。那如果你收到的是诉状，你直接就被告了，很多中国企业马上想问的一个问题就是，我到底要不要应诉，那如果我们就来聊一聊，如果你被告了之后不应诉，会有什么样的结果？

王: 当你被告的时候，如果你不应诉的话，其实也要看在哪个地方或者哪个法院。如果你在地方法院的话，你不应诉的话，法院不会主动做什么事情，对方一般会要求法院enter default。但这个不是真的就败了，拿这个default和最后的judgment是有区别的,很多人搞不清楚就觉得很慌张。这个东西最后要拿到judgment的话，原告还需要做很多的工作。原告要提供很多的证据来证明，第一你为什么侵权。原告要说服法院虽然被告没有应答，但是我们也是有足够的证据证明他侵权了。然后还得证明damage(赔偿)。如果一个公司真的很小，在美国销售也很少的话，有可能什么事也没有。因为说实在话，我自己做一些原告的工作，有两个被告我们后来也没找他了，因为我们一看，他这个网站好像做的很大，但销售额其实很少，所以我们就算了，因为你要到法院来判侵权要赔偿的话，你要花很多功夫。我并不是说大家不应答，只是说你要先自己做个判断值不值得去应答再采取相应的措施。

宋: 所以听起来要不要应诉，也是有一些策略在里边的。然后如果被告之后，首先不要慌，而是要请专业的人士，然后做一个知己知彼的分析来看到底怎么来应对。但另外一种常见的情况是可能咱们中国企业本身并没有当被告，是他的客户在美国被告了。假设说你的产品出口到美国然后在沃尔玛进行销售，然后专利权人他认为你的产品侵权了，但是他没有去直接诉你而是去诉沃尔玛，谁有钱诉谁。那么通常来说，如果你把货物提供给沃尔玛这样的商店的话，它会给你签一份indemnification合约，如果有知识产权方面问题的话，你会替他去解决这个问题，比如说替他去应诉。那么假设说，有一天你没有收到对方的信，而是收到你的客户的信，说我在美国被谁告了，然后因为我们俩之间有这个indemnification关系，你来帮我处理一下。那么这个时候，中国企业又应该怎么来应对呢？王律师请分享一下你的经验。

王:其实我今年年初的时候打过两个这样的案子，一个是沃尔玛，一个是中国公司的加拿大客户被告，两个案子最后担责任的都是中国的企业，就是上面Mandy提到的indemnification，其实就像沃尔玛这种企业，肯定会要求你indemnify，就是说要担所有的责任。但是我刚才提到的另外一个中国企业的话，并没有做这个合约，他比较聪明，当时签约供货的时候并没有签任何这种担责任的条约。我建议中国企业要特别注意这一点，千万不能随便去担责任，这个责任担起来可不得了。假设中国企业面对的是沃尔玛这种客户，它是美国最大零售商。这个时候我觉得很重要的一点是你要自己先做一个判断，这个侵权产品背后到底有多大的销售量。就是说如果您违约的话，你没有去indemnify你的客户，你的责任可能第一就是不能再跟沃尔玛在生意了，还有沃尔玛可能反过来告你。我个人觉得这个时候就是一个两边都是很艰难的选择。这种情况我个人觉得一个很重要的事情就是假设你要担责任的话就要担到底，就是你要control这个事情。我觉得最不好的一个情况就是说，你担责了但是这个诉讼是由你的客户来控制，特别是由沃尔玛这样的客户，那他们花你的钱肯定不心疼的。你自己承担所有的责任的话，一定要找个自己比较相信的律所。你要全程控制这个过程。这样你在你的客户面前做的非常漂亮，把你客户的关系巩固了。第二，你其实也是省钱了。你不能让别人来把握这个事情，不能说我不懂就交给你，而我只是付钱而已，这种事情千万不能做。这个东西可能会非常非常大，你赔不起。我觉得最主要的是你要自己控制这个事情。当然最好在你签约的时候，有可能的话，千万尽量避免这种担责的条约，因为这东西真的有可能担不起这种责任。

宋：谢谢王律师，我想说的是indemnification这个事情，确实在签的时候是要小心一点。尤其我从企业这边了解到的情况是，通常来说供货的合同是由销售那边去谈的去签的，销售那边最重要的事情是把这个单子签下来，对他来是不是有这个indemnification，就不太理解到底有多重要或者说有多大的风险。那么应该说企业内部应该协调一下销售在签这样合同的时候，应该让法务这边或者说知识产权这边来过目一下。另外就是尽量自己不要去签担责的这个协议，但是你尽量的要跟你的供货商去考虑签这个担责的协议。比如说，你是做手机的那么其实很多很多的部件都是由别的的供货商来提供。那么尽量的在跟他们谈协议的时候把这个indemnification加进去。那刚才聊了那么多关于诉讼的话题，都讲的是中国企业进入美国市场的这个被诉的风险。那么事实上，我们可以看到现在中国企业在美国的专利的拥有量也是越来越多。那么当你也是美国的专利权人的时候，你完全也可以在美国维权。那么如果你想在美国提起诉讼的话，我们来讨论一下就是要做一些什么样的准备，有一些什么样的考量。比如说，你到底选择去哪个法院告，你是去地区法院告，还是去国际贸易委员会（ITC）提起这个诉讼。那么如果是地区法院的话。我怎么选择在哪一个地区法院来告呢？美国有94个地区法院。另外我要发起一个诉讼，在诉前要做哪些准备工作？我们请王律师来给我们介绍一下。

王：我做很多原告的案子，所以这个东西我天天都在干这个事儿。我其实做过很多台湾的企业的原告，然后现在在做一个韩国企业在美国的诉讼。我很希望有一天能够代表中国企业在美国也做诉讼做原告。我觉得最重要的一点，也是很多人不是很清楚，没有想清楚的问题，就是一定要先明确这个诉讼的目的是什么？你是想把对方排挤出去，还是说想拿到你应该拿到的对方侵权的补偿？诉讼目的直接牵涉到你要做多少准备工作，就是你的目标有多大，你的准备工作就要多大。准备的话，我个人觉得有三个方面的准备，第一是法律方面的准备，第二是技术方面的准备，如侵权的分析，包括你对对方的产品的研究，你要告哪些产品，这些产品的技术特征，包括这些产品的销售量等等。第三个是财务方面的准备，就是资金方面的准备。如果你希望把竞争对手赶走，那就准备打持久战，特别如果对方有一定的实力的话，这个时候你也要充分准备。当然我在美国也知道有人愿意做风险代理，但是一般如果竞争对手的话做风险代理的欲望都不是特别高，因为竞争对手的话最后也可能是互相授权风险代理拿不到多少钱。然后就来谈谈一些选择venue的问题，美国有两个可以诉讼的地方，一个是联邦地方法院，另外一个是ITC。我个人觉得ITC压力会比较大而且是比较彻底。虽然它不会赔钱给你，但是如果是一些竞争对手的话，如果想把他的产品从美国排出去的话，ITC是一个很有效的方式。但ITC也有很大的困难，首先他对前期准备要求非常高，你要把所有的工作提前做好。还有一个很重要的事情是domestic industry(国内工业)的一个要求，ITC主要还是保护美国本土的企业的投资不受外国进口产品的损害。所以你得证明你在美国已经有投资了足够的资产，比如说厂房；硬件设备；包括员工培训，研发等等这些。有这些你才能来告，不是说任何人都可以来ITC告的。相对来说，地方法院就要容易多了。地方法院你可以是一个patent troll，买了一个美国公司的一个专利，其他什么都没有，照样可以在美国告。我是外国人我还是可以在美国告。由此可以看出地方法院的门槛相对低一点，但是地方法院在哪个地方选。现在也是大的学问，因为这几年的法律变化非常非常快。从理论上讲，因为专利法是联邦法，只要是在任何一个对被告有这种管辖权的地方，我们都可以告。但是如果去一个跟诉讼双方完全没有联系的州诉讼的话，被告可能要求更换法院，要求转移到他的地盘上的法院去。所以我说法律方面准备的一部分是说你到底要到哪个地方法院告，应该选择这个法院对你比较有利。这个有利的话有很多方面的考量，比如说最近一个做专利研究的机构，他们做了个研究就是说，最近美国一个很重要的一个判例Alice，估计就是这个案例让美国的专利无效更加容易了。他们统计发现Alice的motion在东德州被批准，就是一个挑战这个专利有效性的被告成功比例只有20%和30%左右吧。但是在北加州的地方法院这个比例是反过来的。他们甚至在50%到60%左右的成功率，具体数字我忘了，然后案子输了判赔律师费的成功率也类似。美国其实有很多研究这方面的机构和公司，你都可以看得到甚至说对美国各个法官都有统计研究，比如说某个法官对某个方面的案子的判决趋势是怎么样，都是做过统计，都有研究报告可以购买或者通过别的途径获得。这个也是一个你需要考量的地方。不同的法院不一样，有的地方法院你不能选法官的，但是有的地方法院像我所在的东德州是可以选法官的。这个时候你可能需要做一些法官的研究。还有一点我还想提醒大家就是，如果你真的是中国人到美国来告的话，我个人觉得，因为你是个外国人所以这也是一个考量因素。再回到我刚才说的，就是说这个技术方面、法律方面、财务方面的准备。在技术方面准备就是你真的要研究一下你的专利强在什么地方？然后可以对自己的专利做一个评估，比如ITC话，对方可能侵你好几个专利，但是你要告多少个，都是有考量的。比如说在ITC告的话我一般不会提太多的专利侵权，因为ITC得不到赔偿，只是把对方产品打掉不让进口。如果你告太多专利的话，有可能会把这个可能是很快的进程拖慢了，而且费用会非常非常高，你的代价也非常大。地方法院也要考量一下，我们一般是建议你在地方法院告的尽量多，但是也要跟你的侵权分析比较合理才行。因为法律在这两年已经变了，对律师诉前的调查要求大大提高了。美国的律师是要在诉状上签字的，所以不能乱来。作为诉讼律师，你写的侵权理由要合理，律师之间的争夺和诉讼策略也不能乱来，不当行为现在更容易受到法院的制裁。

宋: 谢谢王律师。因为我自己实务中也是做很多原告的工作，所以确实在诉前的准备工作感觉还是挺复杂的。如果您读过美国的诉状，你可能觉得说诉状本身是很简单的一个文书。但是在提起诉状之前，你要做的工作是挺多的，包括对于专利的选择，然后要确定去哪里告，那么这个过程可能会要做很多的real research来决定。因为时间的关系，我们聊了那么多关于专利的话题。现在最后一个话题是关于商标的，王律师他不单单做专利的诉讼，也做一些商标的业务。我们就让王律师介绍一下，中国企业进入美国市场的时候，在商标方面要注意的一些事项。

王: 我确实这两年做了很多商标的事情，其实很多都是国内的商标来美国注册。我先简单讲个大概的程序，商标的话，美国注册过程还是比较简单的。一般主要是3类申请，一是说这个是已经在美国使用过的。第二个是说你有意图使用这个商标，你也可以去申请。我最近就有个这样的案子，他跟美国供货商谈了，把自己想要注册的商标告诉对方了，结果反而被人抢注了。他当时没有注册，是因为他觉得还没有在美国使用，这个挺吃亏的。还有第三类是根据马德里协议，从国际申请过来的。美国商标大概申请流程是这样的，一般来说，就是说你递交上去之后，大概3个月左右审查员会开始审查这个案子。一般很快，因为商标这个东西没有太多的东西可以去审，主要就看那有没有商标类似，这个也是一个比较主观的东西。所以一般很快会有结果的，然后如果能注册，没有发现类似的商标的话，一般大概在四到五个月就会公布出去，如果别人有反对意见的，三十天内必须提出来。如果没有这个反对意见的话，一般大概是在公布后三个月以内，就会给你证书。如果是以前使用过的，提供证据后就能很快发证。我就想强调几点，第一，你需要pay attention to details ，我发现很多客户对细节方面不是很留意。美国的商标是电子递交跟专利差不多。如果你搞错了一个什么东西的话，改起来还是很痛苦的。当然是有很多方法可以去修改，但是真的挺麻烦的。如果你主动发一个amendment的话，这个审查员有可能会看不到。所以我每次都会强调做完之后要仔细检查。另外要谈一些提供证据的事情，在美国提交证据是假设你诚实的，那么如果你不诚实的话，以后的麻烦会很多，因为都是有记录的。商标的话使用证据其实很简单，就是提供照片，把这个商标在商品上用的证据拍下来，然后告诉我第一次在美国使用的日子就好了。美国商标局不会去检查你这个东西的真实性。但我知道某些人可能会想随便给个东西胡弄过去，但是万一以后有诉讼的时候，这种事情最终会大白天下，通过证据开示显示出来。所以不要因为这个小的利益，丢了大的东西。你就去提供真的用了的证据，并把这个东西(包括第一次使用的时间)存档。还有最后一点我想强调的是，关于产品选择的问题，也是产品名称的问题。国内的企业做很多国际申请，喜欢用国际尼斯分类，美国也是尼斯分类的签约国，但是实际操作的时候美国的商品服务名称很多时候更加细化，更加具体，直接用尼斯的产品分类经常造成没必要的驳回通知。我个人觉得还是要跟美国的律师一块合作，尽量在商品名称上也要做到professional。

宋: 非常感谢王律师的分享，因为时间的关系，我们的分享到这里要结束了，那么今天分享的这些话题都只能说是抛砖引玉。美国的知识产权的问题远远不止这一些。那么希望以后群友能够帮我们提出来一些别的你们感兴趣的话题，那么我们可以继续着把这个美国专场的活动做下去。在这里要再次感谢孙律师和王律师抽出宝贵的时间。我也代表孙律师和王律师感谢各位在线的朋友在周六的上午来参加我们这个美国专场的活动。那么我们有计划会将美国专场的活动继续搞下去，也希望大家能够关注我们的活动。如果对今天的活动分享的内容有任何的问题，也欢迎联系我们。

（本文整理自嘉宾在“颠覆IP”微信群的分享，文字、语音版权属于：颠覆IP。整理人：郑晓霞）

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