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国内最大的永久免费专利检索网站--润桐专利检索（www.rainpat.com）分析导语：对于专利创造性不足的审查意见的答复，许多代理人都会头疼，究竟如何答复，才能增加授权概率呢？

试论创造性答复的法律性答法

本人在日常的审通答复、事务所的OA质检，以及在企业做IPR的审通审核过程中发现，现有代理人的答复思路过多的聚焦于技术方案，而从三步法逻辑上的答复手段使用较少，或者不使用。上述答复思路使得很多专利申请本身相对应于审查意见而言具有创造性，却不能获得授权。

一、三步法的法理基础

纵观世界主要国家的创造性的判断方式，不论是我国的三步法，还是日本、欧洲、美国的判断方法，都是通过一定的逻辑解决主观问题客观化。但是，由于创造性本身就是判断与现有技术的创造高度的问题，其本身就是主观性的内容，想要通过客观性的判断手法解决主观性内容显得十分困难。虽然困难，但是为了满足公平和效率的问题，还必须制定一个客观或者相对客观的方案，所以，三步法出台了。

对于三步法而言，其是通过相对于三个客观化的逻辑步骤，并根据科学定义本领域的技术人员，来判断专利是否满足创造性要求。这里面有一个内在的逻辑矛盾，即从判断者的视角来看，需要以本领域技术人员的技术能力，回归到发明创造没有产生之前，通过三个较客观的判断步骤，来解决创造性有无的问题。这里面的内在逻辑矛盾则在于：实际上判断者已经获知了该发明创造，但却要求其在判断的时候，以一个没有获知该发明创造的逻辑进行判断。这个内在的逻辑矛盾是三步法的核心内容，只有掌握了这个逻辑才能有效的进行三步法的判断，并有效的维护申请人的利益。

进一步的，上述三步法实质上是一个法律性的逻辑过程，所以，在三步法的判断逻辑中，法律性要件往往高于技术性要件，所以，代理人应更应重视法律性要件，才能更有效的维护客户的利益，更好的获得授权。

二、现有审查意见答复中存在的问题

针对该部分内容，只是从我的实践经验、我所接触的事务所的答复情况等角度进行的归纳总结，不一定代表市场上所有的内容，请各位予以谅解。

现有审查意见答复中存在的一大问题是：代理人对于三步法理解不深，对于审查意见答复过多的聚焦于技术上的阐述，对于从三步法的逻辑阐述不多。

针对一个审查意见，代理人一般会认可审查员所提供的最接近的现有技术，对于特征比对、技术问题的确定，对比文件2的选择等内容均不作针对性阐述，往往会选择申请文件中是否存在审查意见中没有评述过的新的技术特征，然后从技术手段、技术问题、技术效果等维度展开评述，进而完成一个审查意见的答复。或者对应审查意见中的部分内容进行了回复，比如技术特征比对不正确，技术问题不正确等，但是这种回复往往是片面的，孤立的评述方式，没有从三步法的整体性和逻辑性上进行回复，其效果往往也是不理想的。

上述答复方式属于典型的只关注技术性，而放弃了法律性，使得一个相对于该审查意见能够授权的的案子，不能获得授权。在此，各位需要注意我使用的语言是：相对应于该审查意见能够授权。

三、现有审查意见中存在的问题

随着国家知识产权强局的建设日渐加快，全国各地在几年之内建立了很多审查协作中心，比如湖北审协、天津审协、四川审协、广州审协、河南审协、江苏审协等，上述协作中心的大批量招聘新的审查员，导致现阶段新审较多，审查意见的质量也层次不齐。

纵观审查意见的质量，个人感觉很多新审对于三步法的理解也不深，导致一些问题发生几率较大，特别典型的是技术问题确定，公知常识的使用，事后诸葛亮问题等。上述有问题的审查意见往往会直接断送一个有创造性的申请文件，所以，有意识的在审查意见中指出上述问题就显得尤为重要。

四、根据三步法设立三十一大答复点，提升审查意见的答复效果

1，回顾一下三步法的基础逻辑：

第一步：确定最接近的现有技术；

第二步：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

第三步：从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

2，根据上述基础逻辑，建立答复的指导思想

上述三步法中，有一个很核心的逻辑就是：其每个步骤之间是一个线性的串联关系，只有上一个步骤成立时，后一个步骤才有意义。换一句话说，只有上面三个步骤都没有问题，都满足审查指南规定的关于三步法的内容，才能判断一个案件没有创造性。

再换一句话说，从理论上讲，对于审查员而言，只有找到合适的对比文件，按照三步法的逻辑，把所有相关内容都准确无误的阐述清楚，才能驳回一个案件。对于申请人或者代理人而言，只要按照三步法的逻辑，只要把其中任何一个内容推翻，这个案件就不能被驳回。因为三步法的线性的串联关系被破坏了，三步法的逻辑体系不能成立了。上述线性的串联关系大家可以理解成串联电路，对于一个串联电路，只要有一个地方断开，整个电路就不能工作了。三步法也是同样的逻辑。

综上，对于一个审查意见而言，审查员需要建立所有的线性串联关系，才能胜利；代理人只需要推翻上述线性串联关系上的一点，即可胜利。所以，明晰上述逻辑后，代理人才能有效的审查员PK，为申请人争取更大的利益。

从上述逻辑来看，代理人在和审查员之间的PK中，是占了大便宜的。或者说，审查员要想在本文所述的三十一个答复点都不犯错误的几率很小。

3，根据三步法确定三十一答复点

3.1第一步：确定最接近的现有技术的相关答复点：

1.第一答复点：最接近的现有技术在申请日之前

2.第二答复点：最接近的现有技术不能作为“起点”

3.第三答复点：最接近的现有技术不是技术方案

4.第四答复点：最接近的现有技术不是一个技术方案

5.第五答复点：技术领域是否实际相同

3.2第二步：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题的答复点

6.第六答复点：技术特征没有采用了一一比对的方式

7.第七答复点：遗漏了技术特征

8.第八答复点：不合理的划分技术特征

9.第九答复点：特征比对不正确

10.第十答复点：实际解决的技术问题上位化

11.第十一答复点：实际解决的技术问题手段化

12.第十二答复点：技术问题采用技术手段逻辑时的反利用

13.第十三答复点：技术问题的确定局限于现有技术本身的技术缺陷和不足

14.第十四答复点：根据多个区别技术特征定义多个技术问题

15.第十五答复点：忽略了区别技术特征AB之间的联系性确定技术问题

16.第十六答复点：忽略了区别技术特征A和其他技术特征（非区别技术特征）之间的关联性，确定了技术问题

3.3第三步：从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见的答复点

17.第十七答复点：对比文件2没有公开了区别技术特征1

18.第十八答复点：整体性上看，对比文件2并没有实质上公开区别技术特征

19.第十九答复点：对比文件2没有公开区特的作用，审查员采用推导的方式得出

20.第二十答复点：两篇对比文件+公知常识评述的逻辑错误

21.第二十一答复点：区别技术特征采用了公知常识的评述方式

22.第二十二答复点：对比文件2和最接近的现有技术的结合存在障碍

23.第二十三答复点：最接近的现有技术给了相反的技术教导

24.第二十四答复点：关于将核心发明点使用公知常识予以评述

25.第二十五答复点：公知常识的认定，脱离发明方案的具体环境

26.第二十六答复点：公知常识的认定，孤立的看技术手段本身

3.4其他相关答复点

27.第二十七答复点：技术启示的判断片面的定义为区别技术特征是否显而易见—兜底式

28.第二十八答复点：确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题的片面性-兜底式

29.第二十九答复点：没有真正贯彻三步法的判断逻辑-总兜底

30.第三十答复点：整体阐述的某一方面没有按照三个相同予以处理

31.第三十一答复点：审查员模糊化技术特征

五、总结

上述三十一个答复点中，前二十六个答复点是从三步法的逻辑过程中分解出来的答复点，后面的五个答复点是整体逻辑上的答复点，或者说不好放到某一个步骤中去的答复点。请各位予以注意。

同时，各位可以从后面五个答复点中寻找一个理论支撑点，然后和前面的二十六个答复点结合进行应用，会有更好的逻辑结果。

最后再阐述一下：对于本文所述的三十一个答复点，只要一个成立，三步法即不成立，申请文件即应授权。当然，现实中很多情况审查员并不接受，有时候需要多点结合，或者需要后续流程的纠正，比如复审，行政诉讼等。

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