美国专场

宋家瑜：大家好，我是宋家瑜。我的英文名叫Mandy，是美国飞翰律师事务所的律师。同时，我也是我们知产生态群[北美群]的管理员,今天很高兴又跟大家见面了。这是咱们美国专场的第一场。今天想跟大家聊一聊的是中国企业想要国际化尤其是在美国要注意的一些知识产权方面的问题。

首先，非常感谢大家在周六的上午抽出时间来参加我们现场的活动。今天除了我之外，我们还请到了两位美国律师，一位是孙亚雷律师，一位是王铁卫律师。在此我简要的对我们三个做一下介绍，我主要是从事专利的申请、诉讼、客户的咨询业务，主要的技术领域是电子、计算机其商业方法、医疗仪器等等。认识我的人也知道，我经常的来往与中国和美国之间，参加一些企业的IP活动，然后也帮助一些企业解决知识产权需求。那么我们的孙亚雷律师，他是美国摩根路易斯事务所的合伙人律师。他主要从事专利申请、专利侵权及有效性分析、专利诉讼以及专利技术展转让等方面的工作。那孙律师也经常来到中国为企业提供多方面的知识产权法律服务。王铁卫律师是一名拥有丰富经验的美国知识产权诉讼的上庭律师，他的业务主要集中在专利诉讼（包括联邦地方法院和ITC调查）以及其他复杂商业纠纷。王律师自从2013年 来连续三年被美国顶级律师杂志评为“知识产权领域的明日之星”。

   那经过这些简单的介绍之后，我们就开始今天的话题，今天讨论的话题有很多都是中国企业关心的在美国的知识产权问题。那我们讲分为二部分，一部分跟申请有关的话题，将有请孙亚雷律师给我们介绍；还有一部分是诉讼和商标方面的话题，我们将请王铁卫律师给我们进行介绍。

那我们要来聊一聊关于申请的话题是我们知道中国企业到美国申请专利有好几种不同的方式，第一种PCT的形式，做一个是国际的申请然后进入美国阶段。第二种是所谓的巴黎公约形式，可以先在中国做一个申请，然后通过巴黎公约直接进入到美国。那另外也有一些企业开始考虑直接去美国做申请。那首先我们就请孙律师来比较一下这几种方式，各有什么利弊，然后每种方式都适合什么样的情况。好有请孙律师。

孙亚雷：大家好，我是孙亚雷律师，我从95年到美国，开始是读书，但是机缘巧合，我刚到美国的第一天就住在一个专利律师的家里，所以后来的话我从02年就开始做这一行，那么到现在已经有十几年的时间了。所以今天的话我想利用这个机会，就Mandy介绍的问题说一下我的一些看法。

其中有很多可能不成熟的地方的话，希望大家这个抛砖引玉的话，我们可以有进一步的交流啊。一种是PCT申请，一种是巴黎公约申请。我想大家对这两种申请基本上的差别，可能都会比较清楚。就是说国内的这个申请，更多的还是通过PCT申请。因为我过去主要是给美国客户服务，主要是给苹果和Google提供服务，那么他们做这个申请的话通常来讲的话是走这个PCT形势。这个巴黎公约的形式还比较少。那么我们在给客户推荐的时候，通常说如果你将来的这个申请只介入不超过3个国家的话，那可能通过巴黎公约的形式那费用上可能会有一些优势。如果你有超过3个国家的话，可能就要考虑PCT的形式，因为他可能给你更多的时间，有宽裕的时间去做一些比如说融资方面的事情。我第一个问题就分享到这，谢谢！

宋家瑜：好，所以我想总结一下，如果你想指定进入更多的国家，那么PCT是一个很好的方式,因为你可以做一份申请，就可以进入很多的国家，进入国家阶段，另外PCT也可以给企业更多的考虑时间。如果你的目标很明确，只进入2到3个国家的话，巴黎公约是可以节省费用的方式。接下来我们想要讨论的话题是关于美国provisional（临时）申请，这种申请是有特殊的优势的，在美国可以先临时申请，那么就有一年的时间，可以再做一份非临时申请，你可以拿到临时申请的优先日，同时临时申请的本身又不影响专利的有效期。那么中国企业如何来使用provisional申请？

孙亚雷：临时申请在我们的业务里面，一般不建议客户去做，因为临时申请可能有潜在风险，如果将来拿不到优先权日，那整个后来的申请，得到授权的专利就会有潜在的风险。如果客户坚持要做临时申请，我们就是尽最大的努力，把这个临时申请做的跟正式申请没有太大的区别。然后唯一的区别就是，客户的发明人话可能没有足够的时间来审。那么将来的话，我们在做正式申请的时候，通常不会有什么太多的这个文字上的这个修改。那么这个是我们在临时申请过程中的话，相对来说比较忌讳的一个地方。临时申请的好处就像刚才Mandy讲的，基本上的话，费用的话相对比较低，然后更多的是起到一个排队的作用。我记得我们原来考美国Patent Bar时，那个老师举的最典型的例子，临时申请就是一个大学的教授明天带着全家去度假，突然学校就要求他，把马上要发表的这个论文不能做发表，首先要做一个这个专利的申请。那他就把这整个论文丢给他的这个律师说，我给你，你帮我做好。那这个时候的话，临时申请是大家通常会采用的方式。那么临时申请的话，我刚才说了，我们不鼓励做的临时申请，主要一个原因就是如果将来这个专利进入诉讼之后，临时申请跟正式申请之间的差别，那会成为另外一方攻击的一个要点，他要想尽一切办法证明说你这个专利后来增加的东西，然后你这个主张的优先权日不能够得到保证。那么相当于说你要在申请过程中很多不成为现有技术的东西，突然就有可能变成现有技术。那这个是临时申请在这个将来诉讼过程中有可能会出现这方面麻烦的地方。那中国企业的话当然了，我讲了一些临时申请不好的地方，并不是说临时申请这个东西到没有一点价值。那么很多时候的话，如果说申请人在费用上有一些压力的话，临时申请可能是让他减缓这个压力。通过这一年的时间去寻找投资人，然后来解决他这个财务压力的一个手段。中国企业的话可以做临时申请，因为美国的这个临时申请，从来就没有限制说只有中国人可以做，还是只有美国人可以做。但是我理解的话，唯一一个问题可能是跟中国的专利法会有相应的冲突。那就是说，中国的发明人，按照规定，需要先在中国申请，才能够在美国申请，或者其他国家申请。但是如果说临时申请在美国提交的话，可能会有这方面的一个问题。

宋家瑜：谢谢孙律师，刚才他说到了他在实务中不是特别推荐使用临时申请。而其实我的感觉是正好相反的，在我们的实务中南是比较推荐使用临时申请的。一个最主要的原因是因为是临时申请又给了申请人一年的时间。进一步的可以改进它的这个发明，就是有很多这个公司它是一边有发明出来，一边就去做临时申请，然后可能会交很多个临时申请。最后相当于整理这些临时申请的内容。最终去申请一个非临时申请。那么好处就是因为临时申请费非常的便宜。那么与其说你每一次有一点新的发明，就做一个正式的非临时申请。临时申请就有这个优势可以让你不断地递交材料，但是费用有相对的比较低。具体来说，中国企业可不可以用临时申请，刚才孙律师也说了当然是可以用。那么到底怎么来用，就是考虑到刚才孙律师说的，这个中国的限制只是说，可能在中国的发明或者中国发明人的这个发明的话，首先要在中国申请专利。那么其实，如果你是在中国递交了pct或者说你在中国做了申请。在这个同时你也可以在美国就把你的PCT或者你的中国申请直接用中文递交呈临时申请之后，美国的这一些申请就可以跟你的PCT申请或者中国申请完全脱离开了。你就按照美国的这个临时申请之后再做一个非临时申请，这么一个路线。而同时，如果你的美国临时申请是跟中国的这一份PCT或者中国的这份申请是几乎同时递交了。也就能够得到那个更早的优先日，就跟你拿中国申请做优先日或者拿PCT做优先日是一样的。所以总结一下来说的话，中国企业也是完全可以使用临时申请。那么在做专利整个策略的时候，也可以考虑一下临时申请，它有一些特殊的优势，当然也有一些弊端，像孙律师说的。我也非常同意，因为临时申请究竟和你这以后的这个非临时申请从内容上来讲，到底是不是完全一致。只是在以后的诉讼中很可能会拿出来被调整的一个内容。那我们再回到这个pct的申请上来，PCT的申请如果要进入美国，其实是有两种方式，一种是大家可能经常听见的叫371国家阶段，这么一种方式。那么另外一种叫做规避延续案（bypasscontinuation）。对371大家相对来说比较熟悉，就是同一份国际申请他进入美国的国家阶段，成为美国第一个申请，但是他是同一份申请。那么这个规避延续案不知道大家是不是清楚。他其实是绕过了371这个国家阶段，而我们是做一个美国的延续案，然后拿到PCT优先日这么一种方式。那么接下来聊聊这两种方式有什么差别？在实务中我们怎么来选择具体哪一种方式。有请孙律师!

孙亚雷:的确，就像Mandy所说的有两种进入美国的方式。那么通常来讲的话大家会采用这个371的方式。但是也可以采用继续申请（continuation issue）的方式。我过去跟专利局打交道的时候，听到他们有一个讲法就是371的方式相对来说排队的话好像要稍微长一些。然后继续申请可能会好一些，这里边的话可能涉及到USPTO它里边的一些运作，我也不是特别的清楚。如果有人了解这方面的一个情况的话可以给一个补充。从我们自己的这个做法来讲，我其实更多的建议客户用继续申请的方式，因为比如说国内出来的申请，然后在国内做的时候经常会有Multiple dependent claim，因为中国的话是允许，包括实际上其他很多国家都允许这个。但是美国的话要做这种要有很多的这个费用。所以从这个角度来讲的话通常我会考虑，那如果是371的申请，在实际操作上的话，我们可能需要把他的这个权项要重新做一个修改。通常我们的做法的话就是在提交申请之后，再准备一个preliminary amendment ，把所有的claim的一些跟美国不太一样的地方协调一下。如果是做continuation申请的话，那基本上就不需要在准备这个preliminaryamendment。你只需要提交一个申请把你所有希望保护的这些claim，这些claim还可以跟原来的这个PCT申请没有任何关系，你放在那个地方。然后PCT申请的话，你只是不再用他或者跟他一样也没有关系，就是说你不需要再准备这个preliminaryamendment，所以从这个流程操作上来讲的话，我觉得稍微简单一点。一旦进入到美国，无论是这个371的这种形式也好还是这个continuation issue这个形式也好，我觉得不会有什么本质的区别，那基本上的话就是跟审查员打交道这样一个过程。

宋：谢谢孙律师的介绍，那么基本上，从我的经验来上来讲，我很同意孙律师说的，我觉得这两种方式，从申请上来讲，主要有两点关键的不同。第一个要注意的是，从371的角度讲，因为它是同一份申请，他是国际申请的同一份申请，然后只是到了美国成为了一个美国申请。那么这就决定了，在进入美国阶段的时候，你能改的部分就不太多了，尤其是说明书和那个图的方面。因为它是同一份申请，所以理论上你只能做翻译，这就是你能做的所有了，你不能对他进行改写。而如果是用延续案的方式，就不是同一份申请。从理论上讲，你是不能加new matter，但是你可以对原有的这个内容，比如说可以改变一下位置，做一些语法上的或者说一些不影响内容的改动。或者说你认为这个内容其实在图里边已经有显示，但是本身在文本里面没有做解释，那么这样的情况，你可以在文本里再加入你图里有的内容。当然从这个权利要求的角度，不管是371，还是延续案，都是可以通过preliminary amendment来进行修改的。只要你修改的内容在原来的说明书里或者图里是support就可以了。那另外一点我想讲的主要的不同就是，371有一套自己的程序的，而延续案完全是按照一个美国申请来做处理的。那么一些细节上就会有不一样，直接导致了像刚才孙律师说的，371在这个流程上讲的话，它时间会长一些，比如说他拿到这个Filing Receipt的时间明显要比延续案要来的长。那么另外比如说，一个标准的美国申请的话，如果发明人的这个宣誓Declaration，你不交不影响你拿到申请日，但是371就不一样，如果你当时不交这个Declaration的话是拿不到申请日的，只有你递交了之后才会拿到。那么这个可能会影响到的是你专利的有效期patent term。那么从公开的角度讲，也是会有一些不一样。如果你是371的话，比如说你申请的时候你对权利要求确实做了一些改动，那么在公开的时候，美国专利局他是不能保证你做的权利要求的修改，也在你的公开里边被包含的。但是如果你做延续案，你申请的时候改的权利要求，在公开的时候就会显示出来。还有比如说这个restriction，371的申请中restriction的判断应该用的是PCT unity of invention standard，就是PCT是不是一个申请的这么一个标准。而延续案，因为它是美国申请的，所以他用的是美国的判断标准。所以这个判断标准其实是不太一样的啊，总体上来说，如果是美国的延续案，那么他的分案可能会分的少一点，也就说每个案子里边你能存留的独权可能会多一点。另外比如说，大家可能都听说过PCT PPH，可以加快专利的申请的。那么如果你是一个美国标准申请，比如说你走的是延续案，那么你是可以用PCT PPH的。但是如果371的话，以前是不可以，但是现在新的规定是有一些国家的申请可能可以用来做PPH，比如说是这个欧洲、日本等等。所以细致的讲起来这个371和这个延伸案，还是挺不一样的。当他们就是进入实审阶段之后，他们的审理程序应该都是一样的标准，那下面继续关于PCT，讨论一个很多中国企业关心的问题。因为在我跟中国企业的交流中，经常会听到这个问题。就是说如果咱们是基于中文的pct或者说中国申请做美国申请的话，我们对这些中国申请进行翻译，然后进入美国的时候对这个翻译稿到底可不可以进行修改，有多大的修改余地，那刚才我也提到了这个方面的一点内容。下面有请孙律师继续进行介绍。

孙：这个翻译，是一个比较难的问题。在中国，我们大部分申请档案还是中文的形式，那么从语法上来讲中文和英文就有一定的差别。那么涉及到这个修改的话，那我想强调，有一个中文的PCT申请，将来的话，以这个中文的PCT申请进到美国之后的话有一个相应的英文申请。那么这两个之间的话，我们说是一一对应的这个关系。所以翻译稿的修改的话，从某种意义来讲更多是可以怎么样让这个中文翻译成英文的翻译稿能够更加接近中文原来的意思。换句话说，怎么样这个英文的这个翻译稿能跟中文要比较贴近，我觉得这个是一个比较挑战性的问题。因为像我做很多国内申请的话进到美国的这个稿子，那么翻译这方面的话，我发现的一个情况的话，感觉很多翻译公司在做翻译的时候，基本上是照中文的字面一一对应的翻译过来。那我理解的话，这种翻译的一个主要的思路是，如果说我的每一句话，甚至每个字都可以跟中文对应上，那相对来说，就是说翻译的这个准确性是不是就比较高。这个实际的效果来讲，我想大家应该可以理解，就是可能并不是说把每一个中文字都翻译成英文，甚至连标点符号都能够对应上的话，我觉得这个是一个比较大的这个挑战。所以从我们的实务操作来讲，有几个制约性的因素。第一个的话就是中文原文的表述，这是一个比较大的问题。第二个的话就是说客户的这个费用的限制。这些的话都成为给将来怎么样对这个翻译进行修改的一些参考因素。那么从我们的这个实际的做法来讲，通常我会先要读一下这个中文的申请，然后要搞清楚这个中文的这个发明要点是什么？那么在这个基础之上回过头来，再来看这个英文的翻译稿，然后特别是在这个权项范畴内，我要把翻译稿里边所有的权项都捋一遍，然后从中把一些关键的词找出来，主要技术特征的翻译找出来，看看这种表述方式是否跟英文的表述方式一致，以这个作为前提条件，然后把整个的这个英文翻译从头到尾都捋一遍。那么这个过程，主要是确保同样一个中文的措辞，那我希望在英文里边都有一个准确的表述。那么第二个的话，因为我想大家无论做中文专利申请还是英文专利申请，都会出现措辞不是很准确，但是想表达的意思，可能大家通过上下文都能够读出来，那在这个过程中我们怎么样让这个英文的翻译能够把在这个上下文给它理顺。我觉得翻译话能够达到两个效果，第一个是中文的一些表述可能在上下文看中文的原文可以理解，但是翻译的过程中可能会有丢失的情况。那么你通过这样一个过程的话把这些意思从上下文的找出来。那第二个的话，就是让这个翻译的话能够用一个相对审查员更能够理解的这样一个方式，然后由他来做出这样一个解释。那我觉得这个对将来的这个申请质量以及这个申请效率的话可能都会有很大的帮助。那么从申请质量上来讲，如果审查员对这个申请没有准确的把握的话，那么他将来做检索就会带来很多的问题。那我希望这个专利申请，他找到的这个现有技术应该是我设计的这个，保护的这个，就是这个发明领域的一些相关的这个现有技术，而不是检索到其他的领域。英文能够表达这个中文发明，中文的这个专利申请，他希望表达的意思。那么第二个的话，在这个申请过程中，有一个相对来说，语言上别有太大障碍的英文表述方式，去跟审查员沟通的话，也会让整个这个申请效率会提高，他会知道你希望保护的是什么东西，然后你的这个发明点是什么，那么这些的话都会成为将来的审查员沟通过程中，能够尽量最快达成审查结果的一个帮助。我最近在帮助一个客户的在国内做这个维权。因为我跟国内的律所有合作，在国内的话做这种维权业务。那么国外客户的一个顾虑也是跟这个翻译有关系。有没有把英文或者别的语言准确翻译成中文。如果翻译有问题的话，将来的维权过程就可能成为在复审委无效对方专利使用的一个非常有效的工具。那反过来讲，我们在美国申请专利也是一样，那么这个翻译的质量，对将来这个专利的这个申请质量会有很大的这个影响。但是如果说你让我说有没有一个好像完美的翻译的办法，我坦白是没有在我看来尽善尽美的方法。更多的话就是根据一些条件找到一个相对来说比较合理、折中的解决方案。谢谢

宋：谢谢孙律师的分享，那这个问题我就不在做任何的重复了。我们就再讨论下一个问题，也是我经常被提问的一个问题。大家知道在美国专利局，有时候就可能会很久你才会拿到第一通的Office Action，那么有没有什么办法可以加快审查的过程呢？我们来聊聊这个话题，有请孙律师！

孙：这方面的话我相对来说经验也不是特别的多。但是我尽我所知道的话，跟大家分享。所以在美国的话，你有一些特殊的情况，比如发明人有严重的这种病，这个可能会成为加快的一个手段。那么可能还有一些其它情况，在实际操作中的话，我们没有用过，可能更多是在这个代理人考试中会碰到这种问题。我记得我们曾做过这种，当时苹果公司希望快点拿到专利，因为很多其他公司的话看到这个iPhone出来之后就会做类似的产品，所以他们就算花钱也不在乎，只要能快点拿到专利。那么当时我们这个做法是把审查员要做的工作拿到代理律师的地方来做。等于是说要做检索，检索之后做成claim chart，然后通过对比分析来证明检索到的结果找到的最接近的现有技术，也不能够把你专利申请权项的新颖性和创造性都克服掉。那么这样的话你这个工作做得很到位的话，审查员他可以认可你。记得当时我们做的那个案子后来也用到跟三星的这个诉讼里，还前后花了一年的时间。这在当时来讲真的是很快，当然，还要花钱。但我回过头来讲，这种做法的话有一个可以说不好的事情就是因为你把很多工作都揽过来自己来做的话，将来在诉讼过程中，就像跟三星的诉讼中，对方律师一直会想要证明我们有所谓的aticble conduct,想要无效我们的专利，这个是比较伤脑筋的地方。这个换句话说，你很难证明说你的工作已经做足，那么你可以通过花很多的钱然后能够达到这样的效果。但这不是所有的公司都可以承受或者愿意去做了一种方式。那么现在新的专利法修改之后，好像你只要掏钱都可以来做。那么其他的话，从实务操作来讲，我觉得有几个方面的话可能可以加快审查。那么我们经常采用的一种做法是，可能要跟审查员做这种面对面的这种沟通。比如说如果我们有一批案子的话，那么我们通常会采用说把这一批的案子整理出来，然后跟不同的审查员约好，到USPTO办公室跟审查员做这种面对面的沟通。那么这个是加快审查的一个方式，当然这种方式的话跟我前面讲的其他的方式，有一个类似的这个要求就是你可能费用上的话会有相应的增加啊。这个是在加快审查过程中，可以说你不可能回避的方式。第二种的话就是在审查过程中，要尝试更好的跟审查员进行沟通，通过电话或者面对面的方式，而不是简单的通过一个OA进行答辩。电话沟通会是更多的选择，在效率上会有很大的提升，我想审查员的工作压力会很大，你希望他把一个十几页甚至几十页的答复意见完全看一遍的可能性很小。但如果我们能够通过电话沟通的形式。从审查员方面得到的答复意见会比较正面，与审查员的交流相对来说会更顺畅。我觉得这个是在这个审查过程中的话想尽快拿到专利，最经济实用的一个手段，在电话交流过程能够让审查员理解到我这个发明要保护的关键的地方以便他的检索能更到位。

宋：谢谢孙律师，我在这里就想简单的补充一下。一般来讲，我觉得从我实务的角度讲，觉得对中国企业来说，加快审查最好用的是两种,第一是track one,第二种是PPH专利高速路。那么如果公司不差钱，而且非常想在12个月之内就就有一个结果，那track one显然是最好的方法你是需要交track one的申请费是4000美金。但是如果他同意你进入track one的这个项目的话，那么它是保证在12个月之内，要不就是授权你的申请，要不就是给你最终的驳回。那么从现在的统计上来看，用track one之后，确实它的速度是非常快，平均来讲3个月左右，你就可以拿到审查意见。在12个月之内，你会有一个终审的意见。那么他的授权率来讲也是非常的高的。那么，另外一种专利高速路PPH来讲的话，它的好处是不需要申请费是免费的。那么另外一方面来讲，PPH有一个前提条件就是你必须在别的国家的申请已经有授权或者说某个权利要求已经被allow。这个要求一般来说还是不太容易符合的，但是比如说咱们在中国的申请已经授权了，或者说审查员意见中已经指出，某个权利要求能够拿到授权的。那么PPH可能是更好的方式，就直接拿这个中国的意见书就可以要求参加PPH。然后在美国的处理上，他也会把你的申请放到他的处理流程的第一位置。

那其实我们是有准备更多的问题，但是因为时间的关系。我想申请相关的话题我们就聊到这里。各位听众的话可能会在申请美国申请方面会有更多别的问题，欢迎联系我们提出来或者在我们的群里边进行讨论。在这里也特别感谢孙律师今天给我们做这么一个分享。

（本文整理自嘉宾在“颠覆IP”微信群的分享，文字、语音版权属于：颠覆IP。整理人：郑晓霞）

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